Une marque peut avoir été valablement enregistrée, encore faut-il l’exploiter

Dans cette affaire, la société West Africa Investment Holding Inc., titulaire de la marque VOLTIC, prétendait que les produits (EAUX MINERALES) marqués « VOLVIC » n’ont pas été commercialisés sur le territoire OAPI au cours de cinq (5) dernières années précédant la saisine du Tribunal le 03 juin 2010. Ayant été débouté en instance, la société West Africa Investment Holding Inc. a interjeté appel et la Cour d’Appel a confirmé le jugement.

A cet égard, l’article 23 de l’Annexe 3 de l’Accord de Bangui Révisé dispose qu’«A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédant l’action, n’a pas été utilisée sur le territoire national de l’un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d’excuses légitimes, la radiation peut être appliquée à tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée. Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l’usage de cette marque. L’usage d’une marque par une autre personne sera reconnue comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire».

Il faut préalablement noter que le droit à l’image, comme pour la cession de droit d’auteur pendant une cession de marque, peut faire l’objet d’une cession ou d’une autorisation d’exploitation et est protégé par le droit civil camerounais en tant qu’attribut de la personnalité. Il va de soi que la violation du droit à l’image ou des droits de la marque est condamnable.

Ainsi, si vous êtes propriétaire d’une marque, mais ne l’exploitez pas (ou plus) depuis au moins cinq années consécutives précédent l’action en justice, vous vous exposez à une action en déchéance de la marque, et ce malgré la durée de protection légale d’une marque.

Ce délai de cinq ans court à partir du moment où l’exploitation effective a cessé, souvent dès l’enregistrement de la marque si elle n’a jamais été exploitée.

Le défaut d’usage (ou d’exploitation) peut également provenir de la cessation d’exploitation du fonds de commerce auquel la marque était attachée, ou de l’arrêt de la production des biens qu’elle désignait.

EN RÉSUMÉ, LES CONDITIONS POUR LA DÉCHÉANCE D’UNE MARQUE APRÈS PLUS DE 5 ANS DE DÉFAUT D’USAGE.

• Une action en justice: la déchéance d’une marque n’est donc pas automatique.
• L’action doit être engagée par une personne qui a intérêt à agir, donc intérêt à obtenir la déchéance de la marque. Cela pourra être par exemple l’action d’une entreprise qui est gênée par cette marque, du fait de son positionnement sur des biens et services similaires. Cette action est également parfois intentée en demande reconventionnelle par une personne poursuivie pour contrefaçon. Elle répliquera en demandant la déchéance de la marque qu’elle est accusée de contrefaire.
• Ne pas avoir de justes motifs permettant d’expliquer pourquoi la marque n’est plus exploitée. Cela peut être du à des circonstances exceptionnelles subies par le titulaire de la marque par exemple. Les justes motifs s’apprécient au cas par cas.
• Si l’action en déchéance est recevable, alors ce sera au titulaire de la marque de prouver qu’elle est bien exploitée (et non pas à celui qui demande la déchéance d’une marque de prouver le défaut d’usage, ce qui aurait été trop compliqué en pratique).

À QUELS MOTIFS L’EXPLOITATION DE LA MARQUE SERA RETENUE ?

• L’exploitation sera retenue s’il y a un usage réel de la marque, dans un cadre commercial, pour protéger des biens ou des services.
• Souvent, l’usage  de la marque est retenu même en l’absence de commercialisation, si son titulaire prouve que cette commercialisation est en préparation et qu’elle nécessite du temps, par exemple pour conquérir un nouveau marché.
• En revanche, le fait que la marque ait été cédée (au titre d’un contrat de cession) ou que son enregistrement ait été renouvelé pendant la période de 5 ans ne prouvera pas qu’il y a eu un usage sérieux de la marque.

Si la déchéance de la marque est prononcée, alors celle-ci sera annulée. Cette annulation n’est toutefois pas rétroactive: elle court à compter de l’expiration du délai de 5 ans de non exploitation de la marque.